盡管在地方法院相對(duì)快速地贏得了勝利，但是關(guān)于好市多(Costco Wholesale Corp.)賠償?shù)佘侥?Tiffany&Co.)2100萬美元的裁決短期內(nèi)不會(huì)被執(zhí)行。美國(guó)聯(lián)邦第二巡回上訴法院在2020年8月17日以“3票支持0票反對(duì)”的判決推翻了地區(qū)法院對(duì)蒂芙尼案的裁決，認(rèn)為該法院對(duì)事實(shí)性問題作出了不當(dāng)裁決，這些問題本應(yīng)由陪審團(tuán)決定。
蒂芙尼與好市多之間的糾紛始于2012年，當(dāng)時(shí)知名的高檔珠寶供應(yīng)商蒂芙尼發(fā)現(xiàn)好市多將“Tiffany”商標(biāo)用在銷售點(diǎn)的標(biāo)識(shí)上以售賣某些“無品牌”的鉆石戒指。蒂芙尼要求好市多停止使用“Tiffany”商標(biāo)銷售其戒指，好市多照辦。好市多還通知了此類戒指的購(gòu)買者其使用“Tiffany”僅表示戒指具有蒂芙尼的設(shè)計(jì)風(fēng)格，并提醒客戶他們可以隨時(shí)退回戒指。盡管如此，蒂芙尼仍然以商標(biāo)侵權(quán)和假冒為由起訴了好市多。作為回應(yīng)，好市多堅(jiān)持其對(duì)“Tiffany”商標(biāo)的使用屬于描述性合理使用。
根據(jù)簡(jiǎn)易判決，地方法院裁定蒂芙尼已經(jīng)確立責(zé)任，作為一項(xiàng)法律問題，好市多合理使用的抗辯理由失敗。在對(duì)損害賠償金進(jìn)行審定后，法院判好市多賠償?shù)佘侥岢^2100萬美元。
好市多隨后提起上訴。在上訴中，第二巡回法院撤消了地方法院的裁決。盡管認(rèn)為應(yīng)該對(duì)地方法院的事實(shí)裁決給予“相當(dāng)大的尊重”，但第二巡回法院裁決的關(guān)鍵在于，這種尊重并不能擴(kuò)大地方法院在即決判決階段作出事實(shí)裁決的權(quán)限。相反，第二巡回法院強(qiáng)調(diào)地方法院只有在“對(duì)非動(dòng)議申請(qǐng)方有利的無爭(zhēng)議證據(jù)和合理推論僅支持一個(gè)結(jié)論等”的情況下，才能對(duì)即決判決作出事實(shí)裁決。
根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)，第二巡回法院認(rèn)為地方法院不當(dāng)駁回好市多的反駁證據(jù)，只考慮到蒂芙尼證據(jù)的有效性。首先，第二巡回法院似乎更相信好市多的說法，即一個(gè)公正的陪審員可以發(fā)現(xiàn)，在好市多的3300多個(gè)戒指銷售案例中只有6個(gè)實(shí)際混淆的例子，這個(gè)比例非常小。其次，更重要的是，第二巡回法院指出，好市多公司提出了反駁的專家證詞，即蒂芙尼的消費(fèi)者調(diào)查存在缺陷，至少其調(diào)查的消費(fèi)者當(dāng)前對(duì)購(gòu)買鉆戒并沒有興趣，并且使用了人為的、有偏見的外部刺激而忽略了銷售點(diǎn)的現(xiàn)實(shí)情況。
除此之外，第二巡回法院還發(fā)現(xiàn)蒂芙尼并未最終證明好市多懷有惡意。該法院強(qiáng)調(diào)，公正的陪審員可以發(fā)現(xiàn)，好市多努力模仿蒂芙尼戒指的“有用但不受保護(hù)的屬性”，并且“好市多承認(rèn)其有意出售與蒂芙尼首飾相似的產(chǎn)品，但不是故意仿冒蒂芙尼的首飾——這不足以證明在蒂芙尼提起的商標(biāo)侵權(quán)訴訟中好市多存在惡意行為”。
最終，第二巡回法院允許好市多基于合理使用理由進(jìn)行抗辯——地方法院正是基于該理由認(rèn)定其為惡意而作出裁決。正如第二巡回上訴法院所解釋的那樣，“在同一個(gè)產(chǎn)品類別中，一個(gè)單詞既是來源標(biāo)志又是描述性詞語，這本身并無荒謬之處……簡(jiǎn)單來說，即被告已將一個(gè)詞語注冊(cè)為商標(biāo)并用于特定行業(yè)并不能阻礙陪審團(tuán)認(rèn)定該詞語在同一行業(yè)中具有描述性用途。”
雙方是否會(huì)繼續(xù)進(jìn)行商標(biāo)之戰(zhàn)仍有待觀察。不過，無論如何，第二巡回上訴法院的裁決可能會(huì)對(duì)品牌所有者、涉嫌侵權(quán)者和從業(yè)者產(chǎn)生重要的影響。
首先，法院認(rèn)定某一特定詞語既可以作為商標(biāo)使用，又可以在同一個(gè)行業(yè)內(nèi)合法地單獨(dú)用于描述性目的，這可能會(huì)引發(fā)關(guān)于描述性詞語的可保護(hù)性的進(jìn)一步爭(zhēng)議。其次，該裁決強(qiáng)調(diào)了關(guān)于假冒的訴求與描述性合理使用抗辯之間的關(guān)系，并指出，如果被告可以證明“其使用的名稱雖然與注冊(cè)商標(biāo)相同，但并不是作為商標(biāo)使用”，判其實(shí)施假冒行為可能是不適當(dāng)?shù)?。第三，這種觀點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，僅僅模仿不受保護(hù)的產(chǎn)品的特點(diǎn)并不能被確定為惡意。因此，訴訟當(dāng)事方在進(jìn)行侵權(quán)分析時(shí)應(yīng)注意區(qū)分受保護(hù)的元素和不受保護(hù)的元素。
最后，第二上訴巡回法院明確指出，“在大多數(shù)案件中，上訴法院應(yīng)重新審查地方法院對(duì)每個(gè)‘混淆可能性’因素的決定及其對(duì)這些因素的最終權(quán)衡情況”，并且審查其根據(jù)已提交的證據(jù)進(jìn)行權(quán)衡而作出簡(jiǎn)易判決是否適當(dāng)。因此，即使非動(dòng)議申請(qǐng)方拒絕提交積極證據(jù)，而只是簡(jiǎn)單地挑戰(zhàn)動(dòng)議申請(qǐng)方證據(jù)的分量，地方法院可能也會(huì)更加謹(jǐn)慎地作出即決判決。(來源：中國(guó)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)網(wǎng)站)
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